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미국 특허법 : 판례로 읽는 핵심 쟁점
Practical Insights in Case Law
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책소개
목차
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(1부) 특허요건 (Patentability Requirements)
미국 특허침해 소송의 관할권 (Jurisdiction) 항소심 재판부의 심리기준 (Standard of Review) 35 U.S.C. §101 Inventions Patentable: 특허대상 발명 (Patentable Subject Matter); 추상적 개념 (Abstract Idea); 발명자 적격 (Inventorship); 자명성 유형 이중특허 (Obviousness-type Double Patenting) 35 U.S.C. §102 Novelty: 신규성 (Novelty); 선행기술 (Prior Art); 제3자 선출원 (Intervening Disclosure) 의 선행기술 제외; 내재성 (Inherency); 판매된 발명 (On-sale Bar) 35 U.S.C. §103 Non-obvious Subject Matter: 비자명성 판단기준 (Graham Framework); 확장적이고 유연 (Expansive and Flexible) 한 접근방식; 일응의 자명성 (Prima Facie Case of Obviousness); 유사기술분야 (Analogous Art); 통상의 기술 수준 (Level of Ordinary Skill); 결합의 동기 (Motivation to Combine); 시도의 자명성 (Obvious to Try); 회피 교시 (Teach Away); 2차적 고려사항 (Secondary Considerations) 35 U.S.C. §112 Specification (a): 발명기재 요건 (Written Description); 실시가능 기재요건 (Enablement) 35 U.S.C. §112 Specification (b): 특허청구항 명확성 (Claim Definiteness) 요건 (2부) 심층 논의 (Selected Topics) 특허청구항 해석 (Claim Construction): 통상적이고 관습적인 의미 (Ordinary and Customary Meaning); 출원 심사 중 포기 (Prosecution Disclaimer); 용어 정의자 원칙 (Own Lexicographer Rule); 명세서 기재에 의한 포기 (Disavowal); 기능식 청구항 (Means-plus-Function Claim); 전제부 (Preamble) 균등침해 이론 (Doctrine of Equivalents): 출원경과 금반언 원칙 (Prosecution History Estoppel); 출원경과 금반언 추정 (Festo Presumption) 의 번복; 공중에의 개시-헌납 원칙 (Disclosure-Dedication Rule); 청구항 한정사항 무력화 (Claim Vitiation); 선행기술 포섭 (Ensnarement); 특허침해의 제한적 예외 (Limited Exception) 로 명시한 판결; 한정요구 대응에 의한 균등침해 주장 제한 여부 디자인 특허 (Design Patent): 물품성 (Article of Manufacture); 장식성 (Ornamental Feature); 비자명성 판단기준; 통상의 관찰자 판단기준 (Ordinary Observer Test); 디자인 특허관점 출원경과 금반언 특허 출원인의 정직 의무 (Duty of Candor): 35 U.S.C. §115 Inventor’s Oath; 불공정 행위 (Inequitable Conduct) 판단기준; IDS 제출 선행기술에 의한 특허무효 주장 국외 판매 (Foreign Sales) 의 손해배상 청구: 35 U.S.C. §271 Infringement of Patent (f)(2); 국외 일실이익 (Foreign Lost Profits) 의 손해배상 청구 인공지능 (Artificial Intelligence): AI 소프트웨어의 발명자 적격 (Inventorship), AI 발명의 특허 대상 적격 (Patent Eligibility), AI 발명의 실시가능 기재요건 (Enablement) |
저자 소개 1
김정훈은 미국 Washington DC 주 변호사이다. 그는 한국특허정보원에서 선행기술조사원으로 특허실무를 시작했고, 이후 미국 유학을 거쳐 다양한 기업에서 특허 담당자로 재직하면서 특허 출원, 분석, 특허분쟁 관련 실무경험을 축적해 왔다. 이러한 경험 속에서 미국 특허법에 대한 정확한 이해가 실무에 얼마나 중요한지를 절감하게 되었고, 기업에서 특허 담당자로 재직하면서 미국 변호사 자격에 도전하여 Washington DC 자격을 취득하였다. 미국 변호사가 된 후로, 특허법인에서 기업이 겪는 다양한 특허 관련 애로사항을 수임하여 해결 중이다. 특히, 기업 실무 경험을 살려, 발명
김정훈은 미국 Washington DC 주 변호사이다. 그는 한국특허정보원에서 선행기술조사원으로 특허실무를 시작했고, 이후 미국 유학을 거쳐 다양한 기업에서 특허 담당자로 재직하면서 특허 출원, 분석, 특허분쟁 관련 실무경험을 축적해 왔다. 이러한 경험 속에서 미국 특허법에 대한 정확한 이해가 실무에 얼마나 중요한지를 절감하게 되었고, 기업에서 특허 담당자로 재직하면서 미국 변호사 자격에 도전하여 Washington DC 자격을 취득하였다. 미국 변호사가 된 후로, 특허법인에서 기업이 겪는 다양한 특허 관련 애로사항을 수임하여 해결 중이다. 특히, 기업 실무 경험을 살려, 발명 발굴, R&D 수행 시 특허 검증, 특허 감정을 수행하는데 있어 장점을 가졌다. 또한, 최신 미국 특허 판례를 연구, 분석하는 것을 게을리하지 않고, 미국특허 판례 스터디에 참석하고, 특허 판례해설 블로그 (Patent Brilliant) 도 운영 중에 있다.
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품목정보
- 발행일
- 2025년 08월 20일
- 쪽수, 무게, 크기
- 407쪽 | 120g | 152*225*19mm
- ISBN13
- 9791199342101
만든이 코멘트
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안녕하세요 이 책의 저자입니다.
2025-08-14
이 책은 제가 30여 년간 여러 조직에서 특허 실무를 수행하며 마주한 다양한 상황 속에서, 미국 특허법의 핵심 쟁점을 특허 담당자의 시각에서 가장 현실적이고 실무적으로 이해할 수 있는 방법으로 설명하고자 한 결과물입니다.
제가 선택한 방법은 바로 연방법원 판례(case law) 를 중심으로 풀어내는 것이었습니다. 이를 위해 각 쟁점을 중심 subject matter 로 다룬 최신·핵심 판례 70건을 엄선하였습니다.
특허법은 시대 변화에 따라 그 해석과 적용이 달라지고, 연방법원의 판결 역시 이에 발맞춰 변화합니다. 따라서 가급적 최신 판례를 위주로 선정하였지만, 각 쟁점에서 기준이 되는 중요 판례 (seminal case) 의 경우에는 시간이 오래 지났더라도 포함하였습니다.
이 책이 미국 특허법을 공부하는 분들뿐 아니라, 이를 실무에 적용해야 하는 분들에게 판례를 이해하고 접하는 첫걸음이 되기를 진심으로 바랍니다.
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책 속으로
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특허 사건의 판결문에는 다양한 과학 및 공학 분야의 발명이 등장할 뿐만 아니라, 특허법 외에도 헌법 (Constitution), 계약법 (contract law), 민사소송규칙 (FRCP) 등 다양 한 법률적 쟁점이 함께 논의되기 때문에 그 내용을 파악하고 이해하는 것이 쉽지 않다. 그럼에도 불구하고, 판사는 사건의 사실관계를 바탕으로 특허법의 핵심 개념을 논리적 으로 서술하고 있기 때문에, 판결문은 특허법을 이해하는데 그 어떤 자료보다도 유익한 학습 도구가 될 수 있다.
--- p.3 출원경과 금반언은 (1) 청구항을 축소 보정 (amendment-based estoppel) 했거나, (2) 심사관의 거절이유에 대해 항변 (argument-based estoppel) 한 경우 발생한다. 항변에 의한 금반언이 성립하려면, 출원경과 사항에 명확하고 의심의 여지없는 (clear and unmistakable) 포기가 나타나 있어야 한다. Conoco, Inc. v. Energy & Envtl. Int’l, L.C., 460 F.3d 1349 (Fed. Cir. 2006) 출원인이 자신의 발명을 선행기술과 구별하기 위해 여러 근거를 제시한 경우, 각각의 주장은 해당 선행기술이 다양한 근거의 조합을 바탕으로 극복 되는 것이 아닌 한, 개별적으로 금반언을 발생시킬 수 있다. 거절이유 극복을 위해 명확히 이루어진 주장은 해당 주장에 의해 거절이유가 극복되고 특허성이 인정된 여부와 관계없이 금반언을 발생시킬 수 있다. 중요한 것은 경쟁자가 출원인이 관련 대상을 포기했다고 합리적으로 신뢰했는지 여부이다. PODS, Inc. v. Porta Stor, Inc., 484 F.3d 1359 (Fed. Cir. 2007) --- p.269 디자인 특허에 있어, 문언적 침해와 균등침해의 개념은 서로 연관되어 (intertwined) 있다. 디자인 특허의 침해에 관한 조문은 문언적 동일성을 요구하지 않으며, 특허권자의 허락 없이 (1) 특허 받은 디자인 또는 그와 유사한 모방 (colorable imitation) 을 제조품에 적용하여 판매를 목적으로 하거나, (2) 그러한 디자인 또는 유사한 모방이 적용된 제조품을 판매하거나, 판매를 위해 노출하는 자에게 책임을 부과한다. 35 U.S.C. §289 Gorham 재판부는 디자인 특허침해 판단 기준을 통상의 관찰자가 구매자로서 통상적으로 가지는 주의를 기울였을 때, 두 디자인이 실질적으로 동일하여 그 유사성이 통상의 관찰자를 혼동하게 함으로써 다른 것으로 오인하여 구매하도록 유도하는 경우, 특허 된 디자인을 침해하는 것이라고 했다. 만약 침해판단 기준이 특허된 디자인의 모든 요소를 그대로 재현해야 하는 것이라면, 인간 창의력의 한계 때문에 침해 행위는 존재할 수 없을 것이라고 지적했다. Gorham Mfg. Co. v. White, 81 U.S. 511 (1871) --- p.342 CAFC는 추상적 개념은 발명을 특정 분 야에 한정하거나 기술적 환경으로 제한한다고 해서 추상적이지 않은 것으로 되지 못한 다는 점을 오랫동안 인식해 왔다. Intell. Ventures I LLC v. Capital One Bank (USA), 792 F.3d 1363 (Fed. Cir. 2015) 또한, 기존 기법을 신규한 데이터베이스에 적용하는 것만으로 특허 적격으로 전환되지 않는 점도 확인했다. SAP Am., Inc. v. InvestPic, LLC, 898 F.3d 1161 (Fed. Cir. 2018) 결국, 청구된 발명이 공지의 머신러닝 기법을 이용하여 과거에는 인간이 수행하던 작업을 이전보다 더 빠르고 효율적으로 수행한다고 해서, 특허 적격성을 갖추는 것은 아니다. --- p.394 |
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