제1장 해외 특허분쟁 대응 매뉴얼

Ⅰ. 침해자 입장에서의 경고장 처리
(1) 경고장 접수시
(2) 경고 내용 대응
(3) 기술협상 준비 단계
(4) 기술협상 단계
(5) 비즈니스 협상 준비 단계
(6) 비즈니스 협상 단계
(7) 계약서 작성 단계
(8) 사후 관리 단계

Ⅱ. Patent Troll 대응

Ⅲ. 특허권자 입장에서의 경고장 발송
(1) 경고장 발송 단계

Ⅳ. 미국 연방법원 소송 대응
(1) 연방법원 소장(Complaint) 접수 단계
(2) 증거조사(Discovery) 단계
(3) 약식판결(Summary Judgment) 단계
(4) 가처분(Preliminary Injunction) 단계
(5) 디스커버리(Discovery) 완료 단계
(6) 마크맨 히어링(Markman Hearing) 단계
(7) 공판 준비(Pretrial Conference) 단계
(8) 공판(Trial) 단계

Ⅴ. ITC 소송 대응
(1) 특허권자의 제소 검토(Due Diligence) 단계
(2) 침해자의 소장 접수 단계(Answer Stage)
(3) 증거조사(Discovery) 단계
(4) 공판 준비 및 공판(Prehearing Conference & Hearing) 단계
(5) 불리한 가결정/최종결정(Initial Determination/Final Determination) 단계

제2장 해외 특허분쟁 대응 매뉴얼 해설

Ⅰ. 침해자 입장에서의 경고장 처리

1. 경고장 접수 단계
(1) 경고내용의 타당성 1차 확인
(2) 상대사 정보파악
(3) 경고장 의도 분석
(4) 타사 동향 조사
(5) 변호사 선임
(6) 경고장에 대한 최초 답신
(7) 이후 답신
(8) 고객/언론 대응
(9) 고객사로 특허 경고가 들어온 경우
(10) 특허권자의 고객 접촉 상황 대응

2. 경고 내용 대응
(1) 심사포대 입수
(2) 심사포대 분석
(3) IDS 체크
(4) 침해분석
(5) 비침해 논리 점검
(6) 규격/표준 특허 비침해 대응
(7) 무효자료 검색
(8) 무효분석(선행기술 대비)
(9) 무효 또는 권리 불행사 사유 분석
(10) 무효 논리 점검
(11) 전문가 감정 의견 확보
(12) 회피 설계 방안 강구
(13) 회피 설계안 특허 출원
(14) 침해품 정보 차단
(15) 면책 가능여부 확인
(16) 사업관련성 확인
(17) 역 경고 검토
(18) 대응 특허 매입
(19) 종합 전략수립
(20) 상대사에 회의 제안

3. 기술협상 준비 단계
(1) 협상팀 구성
(2) 비침해 입증자료 준비
(3) 무효 입증자료 준비
(4) 기술협상 리허설

4. 기술협상 단계
(1) 기본 진행규칙(Ground Rule) 설정
(2) 회의석상에서
(3) 권리자 발표 청취
(4) 침해자 발표
(5) 상대 반박 및 자기 옹호
(6) 중간 휴식 결정
(7) 회의 마무리
(8) 중식/저녁식사
(9) 회의 정리 및 사내 커뮤니케이션
(10) 차기 회의 대비

5. 비즈니스협상 준비 단계
(1) 협상팀 구성
(2) 현황 파악
(3) 사내 의사결정 및 커뮤니케이션
(4) 협상 자료 준비

6. 비즈니스 협상 단계
(1) 진행규칙(Ground Rule) 설정
(2) 회의 진행
(3) 상대 조건 청취/반박
(4) 회의 마무리
(5) 중식/저녁식사
(6) 차기 회의 대비
(7) 핵심 타결 사항
(8) 소송 대비

7. 계약서 작성 단계
(1) 계약서 초안 작성
(2) 계약서 초안 검토
(3) 계약서 서명

8. 사후 관리 단계
(1) 관련부서 통보
(2) 언론 발표
(3) 고객 통지
(4) 증시 공시
(5) 로열티 지급
(6) 회계감사 대응
(7) 재계약 준비

Ⅱ. Patent Troll 대응

1. Patent Troll의 유래
2. Patent troll이 비난받는 이유
3. Patent Troll이 다른 특허권자와 다른 점
4. Troll의 비즈니스 모델
(1) Type 1
(2) Type 2
(3) Type 3

5. Patent Troll과 소송 경향
(1) Troll의 소송경향
(2) Patent Troll이 꺼리는 소송

6. 대처 원칙

Ⅲ. 특허권자 입장에서의 경고장 발송

1. 침해정보 입수
2. 침해정보 분석
3. 권리행사 특허의 유효성 조사
4. 상대사 현황파악
5. 경고 방법 결정
6. 경고장의 내용
7. 경고장 송달

Ⅳ. 미국 연방법원 소송 대응

1. Declaratory Judgment Action(“DJ Action”) 제기 검토
(1) 필요성 및 개념
(2) 언제 제기할 수 있는가
(3) 전략상 장점
(4) 특허권자의 대응방안
(5) DJ Action 소송지 선택시 전략적 고려사항
(6) DJ Action의 용도

2. 연방법원 소장(Complaint) 접수 단계 98
(1) 피소 사실 인지
(2) 소송정보 파악
(3) 상대사 정보파악
(4) 타사 동향 입수
(5) 법률사무소 선임
(6) 책임져야 할 피해 혹은 보상받아야 할 피해 확인
(7) 답변 전 타결 가능성 검토
(8) 사내 전담팀 구성
(9) 답변 전 검토사항
(10) 재판지 이전 검토
(11) 답변서(Answer) 작성
(12) 보호명령(Protective Order)
(13) 가처분 가능성 검토
(14) 변호사 의견 확보

3. 증거조사(Discovery) 단계
(1) 사전 준비
(2) 문서제출 요구(Request for Documents and Things) 대응
(3) 질문서(Interrogatory) 대응
(4) 증인 심문(Deposition) 대응
(5) 인정요구(Request for Admission) 대응
(6) 전문가 선임

4. 약식판결(Summary Judgment) 단계
5. 가처분(Preliminary Injunction) 단계
6. 디스커버리(Discovery) 완료 단계
7. 마크맨 히어링(Markman Hearing) 단계

8. 공판 준비(Pretrial Conference) 단계
(1) 소송 중간 평가
(2) 모의 공판(Mock Trial) 실시

9. 공판(Trial) 단계

Ⅴ. ITC 소송 대응

1. 특허권자의 제소 검토(Due Diligence) 단계
2. 침해자의 소장 접수 단계(Answer Stage)
3. 증거조사(Discovery) 단계
4. 공판 준비 및 공판(Prehearing Conference & Hearing) 단계
5. 불리한 가결정/최종결정(Initial Determination/Final Determination) 단계

제3장 청구범위 해석 및 침해 분석

Ⅰ. 청구범위 해석

1. 청구범위 해석 일반
2. 청구범위가 가지는 대세적인 고지기능(Notice Function)
3. 특허 청구범위의 구성
4. 전문부(Preamble)

5. 전이구(Transition Phrase)
(1) Comprising
(2) Consisting of
(3) Consisting essentially of

6. 청구항 용어의 해석
7. 청구범위 해석 원칙
8. 다른 청구항과의 관계
9. 명세서 참작의 원칙
10. 심사경과서류(Prosecution History) 참작의 원칙
11. 외적 증거와 청구범위 해석

Ⅱ. 침해 분석
1. 침해의 종류
2. 직접침해와 간접침해
3. 특허 침해여부 분석 흐름도
4. 문언침해(Literal Infringement)
5. 균등론(Doctrine of Equivalents)
6. 역균등론하에서의 비침해(Noninfringement under reverse doctrine of equivalents)
7. 유도침해(Induced Infringement)
8. 기여침해(Contributory Infringement)
9. 침해로 간주하는 행위
(1) 35 U.S.C. §271(e)
(2) 35 U.S.C. §271(f)
(3) 35 U.S.C. §271(g)

제4장 무효, 권리 불행사 및 기타 방어

Ⅰ. 특허법 제102조(신규성)

1. 서
2. §102(a) 불특허 사유
3. §102(b) 불특허 사유
4. 신규성 판단 원칙
5. §102(c) 불특허 사유
6. §102(d) 불특허 사유
7. §102(e) 불특허 사유
8. §102(f) 불특허 사유
9. §102(g) 불특허 사유―interference

Ⅱ. 특허법 제103(a)(비자명성)

1. 서
2. Graham Factors
3. 선행기술의 범위와 내용(Scope and Content of the Prior Art)
4. 선행기술과의 차이점(Differences Over the Prior Art)
5. 당업자의 수준(Level of Ordinary Skill)
6. 자명 여부 판단(Obviousness Decision)
7. 비자명성을 시사하는 2차적 고려사항(Secondary Considerations)

Ⅲ. 기타 방어
1. 재심사(Reexamination)
2. 최적실시예 기재 요건(Best Mode)
3. 기재요건(Written Description Requirement)
4. 실시가능요건(Enablement Requirement)

5. 부정행위(Inequitable Conduct, Fraud or Violation of Duty of Candor)
(1) 개 요
(2) 정보의 중요도(Materiality of Information)
(3) 기만 혹은 오도할 의도(Intent to deceive or mislead)
(4) 중요도와 의도의 평형(Balancing of Materiality and Intent)
(5) Inequitable conduct를 발견하는 몇 가지 방법
(6) 형평법에 근거한 방어(Equitable Defenses)
(7) 독점금지법 위반(Antitrust)
(8) 특허 남용(Patent Misuse)
(9) 실험 목적, 개인 사용 예외
(10) 표준/규격 특허 공표의무 위반

제5장 특허 라이선스 계약

1. 계약서의 작성과 검토
(1) 계약서 작성 목적
(2) 계약서의 작성자
(3) 계약서 작성시 사전 파악사항
(4) 계약서 내용 숙지
(5) 독소 조항의 포착
(6) ‘If not?’을 항상 염두에 둘 것
(7) 미심쩍거나 불명료한 사항 회피
(8) 완벽한 계약서
(9) 깔끔한 계약서

2. 특허라이선싱의 특징
3. 특허협상 흐름도

4. 계약서 중요 구성 요소(Material Terms)별 검토
(1) 전 문(前文)
(2) 정 의(Definitions)
(3) 허여 권리(Rights Granted)
(4) 면책 및 소송철회(Releases and Dismissal of Actions)
(5) 로열티(Royalty)
(6) 로열티 지불(Payment)
(7) 세 금(Tax)
(8) 회계 감사(Account Audit)
(9) 특허 표시(Marking)
(10) 계약기간 및 계약의 종료, 해지(Term and Termination)
(11) 입장 표명(Representation)
(12) 계약의 양도금지(Nonassignability)
(13) 준거법, 분쟁의 해결(Governing Law, Settlement of Dispute)
(14) 보증의 부인(Disclaimer of Warranties)
(15) 보 증(Indemnification)
(16) 불가항력(Force Majeour)
(17) 권리 불포기(Non-waiver)
(18) 계약서의 분리가능성(Severability)
(19) 통 지(Notice)
(20) 완전 계약서(Entire Agreement)
(21) 비밀유지(Confidentiality)
(22) 체결권한(Authority)
(23) 말미 문언 및 서명

5. 기타 지적재산 관련 계약서
(1) Indemnification Agreement

6. 계약의 체결과정
(1) 계약 체결 단계
(2) NDA(non-disclosure agreement)
(3) MOU or LOI
(4) Term Sheet

제6장 미국 특허 소송

Ⅰ. 미국 특허 소송 일반

1. 미국 소송 제도 개요
(1) 서
(2) 영미법과 대륙법
(3) 판사의 역할
(4) 판 례 법

2. 연방관할과 주관할(Federal Jurisdiction v. State Jurisdiction)
3. 소송지 결정방법

4. Patent Court System
(1) 법원 구조
(2) 특허 침해 소송 경로
(3) 대 법 원
(4) CAFC
(5) 연방 지법

5. Jury Trial v. Bench Trial
(1) 배심재판(Jury Trial)
(2) 벤치 재판(Bench Trial)

6. Discovery

7. 미국소송의 인적 구성
(1) 판 사(Judges)
(2) 변 호 사
(3) 증 인
(4) 소송 보조 단체(Litigation Supporters)

Ⅱ. 소송 절차

1. 절차 도표

2. 제소 및 응소(Pleadings)
(1) 소 장(Complaint)
(2) 송 달(Service of Complaint)
(3) 응소 전 대응(Pre-answer motion)
(4) 답변서(Answer)
(5) 재판관할(Jurisdiction)
(6) 다관할 소송(Multidistrict Litigation: MDL)
(7) 재판지 다툼(Forum Non Convenience)
(8) 보호 명령(Protective order)
(9) 초기 정보 공개(Initial Disclosure)

3. Discovery
(1) 일반 사항
(2) 질문서(Interrogatories)
(3) 서류제출요구(Request for Production of Documents & Things)
(4) 증인심문(Deposition)
(5) 자인 요구(Request for Admissions)
(6) 현장 검증 요구(Request for Inspection)
(7) 비밀보호 특권(Privileges)

4. 공판 전 회의(Pretrial Conference)
5. Markman hearing
6. 약식판결(Summary judgment motion)
7. Trial 준비
8. 배심선정[Jury selection(Voir dire)]
9. 공 판(Trial)
10. 항 고(Appeal to the CAFC)

제7장ITC Practice

1. ITC 소송 개요
2. International Trade Commission(ITC)
3. ITC 조사 대상 지적재산권
4. 원 고(Complainant)
5. 피 고(Respondent)
6. Staff Attorney

7. 절 차
(1) ITC 절차도
(2) 조사일정(Deadlines)
(3) 사전 상담(Pre-filing Consultation with ITC)
(4) 제소장(Filing of Complaint)의 내용
(5) 조사개시 결정(Notice of Investigation)
(6) 소장 송달
(7) 답 장(Response)
(8) 규 칙(Rules)
(9) 보호명령(Protective Order)
(10) 조사일정 설정(Target Date)
(11) Discovery
(12) 가처분(Temporary Relief)
(13) 약식결정(Summary Determination)
(14) 공 판(Hearing)
(15) 가결정(Initial Determination)
(16) 최종 결정(Final Determination)
(17) 대통령 검토(Presidential Review)
(18) 불복항고
(19) 배제명령 집행
8. ITC 소송의 특징

제8장 손해배상 및 금지 처분

Ⅰ. 손해배상

1. 손해배상 입증 절차
2. 기본 Rule

3. 일실이익(Lost Profits)
(1) 의 의
(2) 상당 인과관계(Causation)의 입증
(3) 일실 이익액 산정

4. 손해배상 청구 방법의 선택
5. 합리적 로열티(Reasonable Royalty)
6. 로열티 베이스(Royalty Base)
7. 배상기간의 기산점
8. 특허 표시(Marking)
9. 배상 기간의 제한(Statute of Limitations)

10. 고의 침해(Willful infringement)와 3배 보상(Treble damage)
(1) 고의침해
(2) 증액수준의 결정
(3) 고의 침해를 막기 위한 전문가의 의견
(4) 판단에 영향을 주는 요소

11. 변호사 비용 부담

Ⅱ. 금지처분(Injunctions)

1. 가처분(Preliminary injunction)
(1) 가 처 분
(2) 기본 요건

2. Temporary restraining order(TRO)
3. 영구금지처분(Permanent injunction)

부 록
부록 1┃미국 법원별 특허소송 제소 건수
부록 2┃SECTION INVESTIGATIONS AT THE U.S. INTERNATIONAL TRADE COMMISSION
부록 3┃AIPLA’s Model Patent Jury Instructions

｜판례색인｜