제가 그 동안 경험한 해외 상표 사건들을 정리해서 공유한다면 우리 기업들이 해외에 진출할 때 최소한 마음의 준비는 하도록 도울 수도 있겠다 싶었습니다. 법의 세계에 정답은 없고, 결과는 상황에 따라 달라지지만, 다른 회사들이 이미 겪은 경험을 통해 “아, 이런 일이 있을 수 있구나, 이 회사는 이렇게 해결했구나”하고 미리 알 수 있다면 큰 도움이 되지 않을까. 그리고 이런 일이 혼자만의 문제가 아니라는 것을 알게 된다면, 막막하기만 했던 일에 조금이나마 해내 볼 용기가 생길 수도 있겠지요.
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하지만 그렇게 하더라도 예상치 못한 변수는 항상 생기게 마련입니다. 상표가 등록되었다고 해서 100% 사용해도 된다고 안심할 수는 없습니다. 99%는 행정기관의 등록허여를 신뢰하되 항상 1% 정도는 여지는 남겨둬야 하더라고요.
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권리범위는 넓을 수록 좋습니다. 하지만 분류가 늘어날 수록 그만큼 비용도 배가 되니, 적절한 수준에서 상품의 범위를 설정하는 것이 중요하죠. 이때 브랜드를 ‘어디에’ 사용할지 보다는, 거꾸로 타인이 어떤 상품과 서비스업에 이 브랜드를 사용할 때 내 권리의 침해가 될 수 있을지를 생각하는 것이 더 맞습니다. 상표는 사용허락을 받는 것이 아니라 타인에 대한 독점권 설정에 목적이 있다는 것을 잊으면 안 됩니다.
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기업의 바람은 다 똑같습니다. 쉽고 직관적이어서 사람들의 뇌리에 잘 기억되어 마케팅 비용이 적은 좋은 브랜드면서도 동시에 상표등록가능성은 높아서 전 세계 어디에서나 쉽게 등록되기를 바랍니다. 상품도 미래 계획까지 다 고려해서 최대한 넓게 지정하되 보정명령 같은 거 없이 그대로 등록되는 것을 바라지요. 하지만 단언컨대 그런 경우는 없습니다.
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그러면 현실적으로 어디까지 준비하고 어느 정도까지 각오를 해야 하는 걸까요? 정답이 없고 기업마다 상황이 너무 달라 정할 수는 없는 일이지만 그래도 대략적인 가이드를 해본다면, 꼭 상표등록이 있어야 하는 주요 국가만 대략적으로 등록가능성을 검토하고 그 외 나라에서는 완전히 동일하거나 너무 유사한 상표만 없다면 일단 부딪혀보면 어떤가 하는 생각입니다. 그 동안 수많은 다양한 사건들이 있었지만 아무것도 할 수 없이 포기해야만 했던 경우는 그렇게 많지는 않으니까요.
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어느 정도의 리스크 헷지는 필수입니다. 주요 수출 예정 국가에서는 당연히 선행상표 조사를 해야 하고 피할 수 있다면 최대한 피하는 것이 맞습니다. 하지만 그 다음은 나중에 생각하는 것도 좋습니다. 모든 국가에서 아무 일도 없기를 바라는 것은 욕심입니다. 어떻게든 방법이 찾아집니다. 상표는 상표일 뿐 중요한 것은 브랜드고 매출이 아닐까요.
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미리 모든 것을 준비하고 시작하려고 하지 마십시오. 주요 수출 예상 국가만 준비하고 일단 국내 시장에서 살아남으십시오. 그 다음은 사업이 커나가는 것을 보고 천천히 해도 늦지 않습니다.
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제품의 브랜드로 기능할 수 있는 것은 문자나 로고만이 아닙니다. 캐릭터나 포장의 색상, 일러스트, 사진, 디자인도 브랜드가 될 수 있습니다. 소비자들에게 자타상품 구별의 표지로 사용될 수 있다면 용기의 모양이나 소리, 냄새도 상표가 될 수 있습니다. 무엇이든 내 상품과 타인의 상품을 구별해줄 수 있다면 상표이고 브랜드입니다.
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시각적인 것 외에도 제품의 모양도 상표등록이 가능해서 코카콜라 병이라던지 하리보 곰 젤리의 곰모양도 상표로 충분히 등록 가능합니다. 흔하지는 않지만 냄새나 소리, 색채 등 무엇이든 자타상품 식별을 가능하게 해주는 것이면 상표이고 등록을 시도해볼 수 있습니다.
상표는 유사범위까지 권리행사가 가능하고 출처 혼동 방지에 법의 목적이 있기 때문에 디자인적으로는 유사하지 않더라도 출처에 혼동 우려가 있다면 상표침해가 될 수 있습니다. 디자인등록처럼 신규할 것을 요구하지도 않으니 등록기간에 제한이 있는 것도 아니죠. 등록할 수만 있다면 무엇이든 상표로 등록하는 것이 가장 강력한 권리를 확보하는 방법입니다.
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하지만, 결국 정말 제대로 영업하기 위해서는 브랜드 그 자체로의 상표가 있어야 하니 무슨 방법이 없을까 포기하지 못하고 아직도 궁리 중입니다. 그 사이 선상표권자가 사업을 접을 수도 있고 상표권이 존속기간만료로 소멸할 수도 있죠. 불사용 등록취소심판을 한번 더 시도해보는 방법도 있을 수 있고, 사용 가능하면서도 선등록과는 비유사해서 등록이 가능한 기가 막힌 상표가 생각날 수도 있을 겁니다. 포기하지 않고 계속 생각하다 보면 결국 어떤 방법이 생기기도 하니까요. 요즘도 가끔 디벨롭을 생각하면서 뭐 좋은 방법이 없을까 곰곰히 생각해보곤 합니다. 뭔가 방법이 있을 것만 같은데 말이죠.
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완벽한 권리는 아니었지만 써먹을 정도는 됐습니다. 주요 국가에서는 문자만으로도 등록이 되어 있으니 가품이 생기더라도 상표권 행사가 가능하고, 어쨌든 등록상표를 사용도 하고 있으니 등록 취소 등 여러 문제도 방어가 되었습니다. 그 정도면 현실적이면서도 합리적인 판단을 한 셈입니다.
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정답은 없습니다. 하지만 어느 경우든 상표등록이 있는 것과 없는 것은 해외수출에서는 큰 차이가 있습니다. 어떻게든 상표등록은 확보하는 것이 좋습니다.
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선등록상표가 있고 검색해보니 사용하지 않고 있다면 당연한 절차로 불사용 등록취소심판을 고려하십시오. 상대방이 대기업이든 엄청난 자본을 가졌든 상관 없습니다. 사용하지 않은 상표는 취소되어야 하고, 취소한 상표를 정말 사용할 자가 가지는 것은 정당한 일입니다.
--- p.101

등록이 최선의 방어수단임을 깨달은 것이죠. 이슈가 생겼을 때 심판 등 법적으로 준비되어 있는 절차로 해결하기보다는 차라리 먼저 최대한 권리를 확보해서 애초에 이런 모방상표가 생기지 못하도록 선점해버리는 것이 가장 효율적인 방법이라는 것을 아주 비싼 비용을 치르고서야 깨달은 것입니다.
--- p.136

해외에서 브랜드를 운영 중인 기업이라면 상표 분쟁에 대해서도 어느 정도 각오를 해야 합니다. 제품 허가, 에이전트와의 계약, 유통망 관리 등 어느 하나 쉬운 일이 없지만 상표에 대해서도 언제든지 도전이 들어올 수 있습니다. 하지만 너무 겁먹을 필요는 없습니다. 대부분의 경우 시간과 비용의 문제일 뿐이니까요.
--- p.159

가끔 법적으로 옳거나 타당한지 보다 누가 더 적극적인지가 승패를 가르는 것 같은 생각이 들 때가 있습니다. 얼마나 끈질기게 매달리고 해내려고 노력하는지가 더 중요한 것 같기도 하고요. 적극적으로 공격을 하는 것이 어쩌면 빠르고 효율적으로 권리를 지키는 방법이 될 수도 있습니다. 기업이 소극적으로 상표를 관리하다 보면 결국 돌고돌아 그 손해는 다시 기업으로 오게 되더라고요.
--- p.169

상표가 유사하냐 비유사하냐, 실제로 상표권 침해 우려가 있느냐 없느냐는 어쩌면 두 번째로 고려해야 할 사항인지도 모르겠습니다. 그보다는 분쟁 이슈가 있을 때 버틸 의지와 자본이 있는 지가 더 중요한 문제가 아닐까... 참, 사업하다 보면 별 일 다 있다니까요.
--- p.185

해외에서 침해가 발생했을 때 고소나 민사소송 등의 조치도 물론 중요합니다. 하지만 만약 가품이 온라인몰을 통해서 유통되고 있다면 각 플랫폼들이 운영하고 있는 지식재산권 침해 센터를 이용할 수 있습니다. 더불어 국내와 그 나라 세관에 상표 등 지식재산권을 등록하면 행정조치로 가품이 어느 정도는 알아서 걸러집니다. 아무래도 고소나 소송보다는 손쉽고 효율적인 방법입니다.
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